[이데일리 김진수 기자] “수익과 직결되는 특허 ‘만료시기’는 특허의 가치를 결정짓는 중요한 포인트다. 따라서 기업은 초기 단계부터 특허 에버그리닝 전략을 고려해야한다”.
 | | 김주연 비트윈파트너스 대표. (사진=비트윈파트너스) |
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김주연 비트윈파트너스 대표는 1일 이데일리와 인터뷰에서 “제약바이오 분야에서도 일반적인 기술가치평가 방법은 권리 범위, 기술 수명, 시장 규모, 기술 기여도 등으로 크게 다르지 않지만 그 중에서도 ‘시장 독점 기간’은 기업가치 평가 핵심 요소로 작용한다”며 이같이 말했다.
김 대표는 특허 컨설팅 전문가로 17년 동안 기술 사업화 전략을 담당하고 있다. 황우석 박사 줄기세포 논란 관련 특허소송 실무를 담당했으며, 최근에는 특허 관련 소송을 예방하기 위한 특허 자유실시(FTO) 분석도 지원하고 있다. 지식재산 거래 중개 업무도 담당하고 있다. 지난 3년 동안 대학 및 연구소와 기업을 연결해 약 230억원 규모의 기술수출(라이선스아웃) 계약을 이끌어 냈다. 올해 10월에는 특허 정보에 접근하기 어려운 기업 및 투자자를 위해 AI기반 특허 에이전트 서비스 아이엠서치(AIEM Search)를 론칭한다.
그는 “제약바이오 산업에서 특허 가치와 관련해 특별한 기준이 있는 것은 아니다. 하지만 신약 등의 특성상 제품 출시까지 긴 개발 기간이 필요하기 때문에 권리범위와 시간을 고려한 전략적 포트폴리오 관리가 제대로 이뤄져야 실질적인 가치를 인정받을 수 있다”고 설명했다.
이어 “특히 기술평가를 통한 상장과 기술수출 등에서도 시장에서 독점을 지켜줄 힘이 있는지, 경쟁을 배척하고 시간적으로도 충분히 매출 기간을 확보할 수 있는지 등이 중요한 평가 요소다. 계약 상대방 입장에서도 이런 요건을 충족해야 막대한 기술료를 낼 가치가 있기 때문”이라고 말했다.
김 대표는 “최근 국내 제약바이오 기업들이 글로벌 빅파마와 기술수출 계약을 체결하는 사례가 늘고 있는데, 이 때 가장 중요한 점으로는 ‘재현성’”이라고 밝혔다. 재현성은 특허 명세서의 기술적 내용에 따라 ‘통상의 기술자’가 과도한 실험 없이 발명 전체 범위를 다시 실시해 같은 기술적 효과를 얻을 수 있어야 한다는 것을 말한다.
향후 5~10년 내 가장 치열해질 특허 관련 이슈로는 △항체·플랫폼 특허의 ‘실시 가능성’ 기준 강화 여부 △유럽 통합특허법원(UPC)의 신속한 광역 가처분에 따른 영향 △대형 제품 특허 만료시점을 앞두고 특허 존속기간연장(SPC/PTE) 제도의 해석과 활용 △AI·디지털헬스 분야의 데이터 활용권·저작권·프라이버시 △CGT, ADC, 이중항체 등에서 제조 공정 특허와 영업비밀의 결합 등을 꼽았다.
그는 “2027~2028년에 애브비의 스카이리치와 린보크, BMS의 엘리퀴스, 머크의 키트루다 등 글로벌 블록버스터 제품들이 특허 만료(Patent Cliff)에 직면하기 때문에 이 시점 이후 누가 새로운 기술이나 적응증을 지식재산권을 통해 효과적으로 보호했는지가 기업의 생존을 좌우할 것”이라고 밝혔다.
이어 최근 제약바이오 산업에도 AI가 다양하게 활용되고 있는데, 바이오의약품과 달리 소프트웨어·AI 관련 기술은 ‘특허 적격성’ 관문을 넘기는 것이 중요하다고 강조했다.
김 대표는 “미국에서는 추상 아이디어를 배제 해야 하고, 유럽에서는 ‘기술적 효과’가 있어야 특허가 성립한다. 또 규제기관(FDA, EMA 등)도 AI 변경관리(PCCP)와 같은 별도 기준을 마련하고 있어 특허와 규제를 함께 고려해야 한다. 소프트웨어와 AI 등의 특허는 ‘법적 요건, 빠른 기술 변화, 규제의 병행 관리’라는 3중 난제를 갖고 있어, 초기부터 특허와 규제를 동시에 관리하는 전략이 요구된다”고 말했다.
이밖에도 그는 “미국은 ‘특허 적격성’과 ‘실시 가능성’ 요건이 까다롭고, PTAB을 통한 무효 도전이 빈번하다. 유럽은 최근 단일특허·UPC 제도가 도입돼 한 번에 가처분이 유럽 여러 나라에 동시에 효력을 미칠 수 있다는 점을 고려해야한다. 중국은 출원 전 선 공개가 있을 경우 구제가 극히 제한적이어서, 사실상 특허권 확보가 불가능해질 수 있다는 점을 주의해야 한다”고 언급했다.
끝으로 김 대표는 “기업을 운영하는 사람과 투자자 모두 보유한 또는 관심 있는 특허를 다른 유사한 특허들과 비교해 안전하고 가치있는 특허가 어떤 것인지 잘 살펴 침해와 관련한 이슈 가능성을 최대한 줄이는 것이 중요하다”고 말했다.
