pharm edaily

[이데일리 류성 바이오플랫폼 센터장] K바이오가 급성장을 거듭하면서 글로벌하게 특허소송에 휘말리는 사례가 덩달아 크게 늘고 있어 주의가 요구된다. 국내 기업들이 애써 연구개발한 최첨단 신약은 물론 의료기기 등이 특허권을 제대로 확보하지 못해 글로벌 기업들의 사냥감이 되는 경우도 빈발하고 있는 상황이다.

실제 특허청 자료를 보면 지난 2022년 미국에서 발생한 국내 기업의 특허분쟁은 모두 208건에 달했다. 주목할 만한 점은 이 가운데 71.6%에 달하는 149건은 국내 기업이 피소를 당한 경우라는 것이다. 특히 화학·바이오 분야의 소송은 지난 2020년 5건에서 2022년 22건으로 급증세다.

장기간의 연구 성과인 신약, 의료기기 등이 특허권을 제때 확보하지 못하면 시장에서 꽃을 피우기도 전에 시들어버릴 뿐 아니라, 막대한 규모의 특허침해에 따른 보상금을 지불해야 한다.

김순웅 특허법인 정진 대표 변리사. 회사 제공

최근 이데일리는 국내 대표적 바이오 전문 특허법인인 정진의 김순웅 대표 변리사를 만나 K바이오가 특허권을 효과적으로 활용할수 있는 방안에 대해 조언을 들어봤다.

특허법인 정진(正眞)은 파트너 변리사, 구성원 변리사 및 전문 연구원 등 모두 42명의 전문가들로 구성되어 있다. 김대표는 서울대 수의학과에서 학·석사 학위를 받고, 동대학 치의학 박사 과정을 수료했다. 김대표는 동물분야, 치과분야, 세포치료제, 유전자 치료제 특허분야에서 손꼽히는 전문가다.

바이오 분야에 특화된 특허법인 정진은 바이오 분야의 특허출원과 심판·소송에서부터, 발명을 산출하는 연구개발(R&D)단계에서의 전략개발에 대한 컨설팅, 바이오 분야 발명과 기술의 사업화에 대한 서비스를 주력으로 제공하고 있다.

“제가 특허경력을 막 시작할 무렵인 2000년 초반에는 다국적 제약사들이 실행하는 에버그리닝 전략을 무력화시키기 위한 방어전략에 힘을 많이 썼다. 반면 요즘은 국내 기업들로부터 에버그리닝 전략 수립을 요청받고 있다. 20년 사이에 K바이오가 급성장했다는 것을 피부로 절감하고 있다.”

김대표는 “K바이오가 글로벌 경쟁력을 본격 확보해 치고나가기 시작하고 있다”면서 그 근거로 “에버그리닝 전략을 세워나가는 국내 바이오 기업들이 늘고 있다”고 소개했다. 에버그리닝 전략(Evergreening Strategy)은 원천물질에 대한 특허권이 소멸하기 전에 이를 연장하기 위해 원천물질에 대한 염형태나 제형을 변경한 개량특허를 확보, 독점권 권리를 연장하는 전략이다. 당연히 이 전략을 수립, 실행하는 주체는 원천물질에 대한 개발자로 차별화된 연구개발 역량을 보유하고 있다.

“대개 특허출원은 가급적 빨리 해야 한다고 생각한다. 아마도 특허요건 중 ‘선출원주의’라는 것 때문일 것이다. 동일한 아이디어가 중복으로 특허청에 제출되어 있는 경우에는 먼저 출원한 주체에게 특허권을 부여하는 규정이다. 하지만 특허출원을 하게 되면 그때부터 권리의 소멸이 카운트다운된다는 사실을 알아야 한다.”

김순웅 특허법인 정진 대표 변리사. 회사 제공

김대표는 특허권을 빨리 출원하는 것만이 능사가 아니라고 강조했다. 그는 “특허제도의 취지와 규정으로 인해 특허권을 오랫동안 살리고 싶은 유일한 방법은 최대한 늦게 출원하는 것”이라면서 “하지만 특허권 확보를 두고 경쟁을 하는 상황이라면 빨리 특허를 출원하는 것이 유리하다”고 조언했다. 요컨대 특허 경쟁 상황을 종합적으로 고려해 전략적으로 출원시기를 조절할 필요가 있다는 게 그의 판단이다.

그는 이어 특허출원에 있어 △특허권이 기업의 자산을 보호하는 좋은 수단이지만 발명내용이 공개되어야 한다는 점 △공개된 후에는 특허출원을 해도 특허권 획득이 어렵다는 점 △내부인력에 의해 유출될 수 있다는 점을 대비해야 하는 점 △플랫폼 기술의 경우 너무 조급하게 출원하게 되면, 다양한 응용분야에 대해 특허등록이 제한되는 점 등을 유의해야 한다고 말했다.

최근 글로벌 바이오 업계의 특허소송과 관련한 주요 추세를 묻는 질문에 김대표는 지난해 미국 대법원이 내린 다국적 제약사 암젠과 사노피의 특허소송에 대한 최종결론을 들며 설명했다.

“이 소송의 골자는 질환에 대한 새로운 타겟인 항원(PCSK9)에 대한 항체가 어느 범위까지 권리를 인정받을수 있을 것인가 였다. 지금까지 항원이 새로운 경우에는 이 항원에 대한 항체는 모두 특허를 획득할 수 있었다. 하지만 이번 대법원 판결에서는 동일한 항원에 대한 항체의 수는 은하계에 있는 별의 숫자만큼이나 많다면서, 무수히 많은 항체에 대한 권리를 모두 독식하는 것은 적절하지 못하다고 판단했다. 결국 암젠은 새로운 항원에 대한 항체 26종에 대해서만 권리를 확보하게 됐다.”

김대표는 글로벌 바이오 특허권 추세는 아무리 혁신의 결과가 크다고 해도, 권리가 너무 일방에게 치우쳐져 해당 산업이 오히려 저해되는 경우 특허권을 과감하게 제한하는 방향으로 가고 있다고 덧붙였다.

“국내 제약·바이오 업계가 글로벌 특허제도를 활용하기 시작한 지는 불과 20여년 전이다. 특허제도를 활용한다는 것은 글로벌하게 동일기준으로 기술뿐만 아니라 특허전략적으로도 경쟁하는 시스템에 들어간 것이다. 우리의 중요한 기술자산을 특허권으로 효율적으로 보호하는 것도 중요하고, 또한 상대방의 특허권을 인지하고 존중하는 것이 필요한 상황이다.”

그는 형식적으로 권리확보를 통해서 특허권 보유라는 구색을 맞추는 것이 아니라 보유 기술자산이 실질적으로 보호될 수 있는 특허전략을 수립, 실행해야 하는데 비용을 아끼지 않아야 한다고 강조했다.